ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

26.04.2012 р.

Справа N 9/55


Вищий господарський суд України у складі: суддя Селіваненко В. П. - головуючий, судді: Львов Б. Ю. і Харченко В. М., розглянувши касаційну скаргу компанії "АР енд Ей Бейлі енд КО" (R & A BAILEY & CO), Ірландія, на постанову Київського апеляційного господарського суду від 07.02.2012 зі справи N 9/55 за позовом приватного акціонерного товариства "Виробниче об'єднання "Конті" (далі - Товариство), м. Донецьк, до Державної служби інтелектуальної власності України (далі - Служба), м. Київ, компанії "АР енд Ей Бейлі енд КО" (R & A BAILEY & CO; далі - Компанія) про дострокове припинення дії свідоцтва України на знак для товарів і послуг (за участю представників сторін: Товариства - Картушина Д. М., Служби - Саламова О. В., Компанії - Кольченко Ю. М.), з оголошенням у судовому засіданні 24.04.2012 перерви до 26.04.2012, встановив:

У лютому 2011 року Товариство звернулося до господарського суду міста Києва з позовом про дострокове припинення дії свідоцтв України від 15.09.2003 N 34742 і N 34743 на знаки для товарів і послуг "BAILEYS", а також просило зобов'язати Службу внести відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг та здійснити необхідні офіційні публікації.

Рішенням господарського суду міста Києва від 26.10.2011 (суддя Бондаренко Г. П.) у задоволенні позову відмовлено.

Прийняте місцевим судом рішення з посиланням на приписи статей 1, 16, 17, пункту 4 статті 18 Закону України від 15.12.93 N 3689-XII "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" (далі - Закон N 3689), статей 32, 33 Закону України "Про міжнародне приватне право", статті 204 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), статті 2 Конституції України, статей 1, 2 Закону України "Про державний кордон України", статті 225 Митного кодексу України, пункту 1.4 Порядку застосування митного режиму магазину безмитної торгівлі (далі - Порядок), затвердженого наказом Державної митної служби України від 07.04.2011 N 287 (Порядок N 287) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.06.2011 за N 723/19461, мотивовано використанням Компанією в Україні спірних знаків (торговельних марок).

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 07.02.2012 (колегія суддів у складі: Ільєнок Т. В. - головуючий суддя, судді: Борисенко І. В., Шипко В. В.) рішення місцевого господарського суду зі справи скасовано та прийнято нове рішення про повне задоволення позову.

Постанову апеляційного суду з посиланням на приписи статей 16, 17, 18 Закону N 3689, статей 427, 1107, 1108, 1109 ЦК України, пункту 1.6 Порядку (Порядок N 287) мотивовано невикористанням Компанією в Україні названих торговельних марок "BAILEYS" без поважних причин більше трьох років (з 01.09.2007 і по теперішній час).

У касаційній скарзі до Вищого господарського суду України Компанія просить постанову апеляційного господарського суду зі справи скасувати внаслідок її прийняття з порушенням норм матеріального і процесуального права, а рішення місцевого суду залишити в силі.

Відзиви на касаційну скаргу не надходили.

Учасників судового процесу відповідно до статті 1114 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) належним чином повідомлено про час і місце розгляду касаційної скарги.

Перевіривши повноту встановлення попередніми судовими інстанціями обставин справи та правильність застосування ними норм матеріального і процесуального права, заслухавши представників сторін, Вищий господарський суд України дійшов висновку про необхідність часткового задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.

Місцевим господарським судом у справі встановлено, що:

- Компанія є власником торговельних марок за свідоцтвами України від 15.09.2003 N 34742 (словесне позначення "BAILEYS") і N 34743 (комбіноване позначення "BAILEYS"), які зареєстровано для товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: торти; сирні торти; солодощі; шоколад; трюфелі (десерт); морозиво; борошняні солодощі; соуси;

- між Компанією і Товариством як виробником кондитерської продукції наявний судовий спір з приводу правомірності використання позивачем позначень "BAILEYS" стосовно власних товарів, а також чинність оспорюваних реєстрацій торговельних марок Компанії перешкоджає реєстрації відповідних знаків для товарів і послуг на ім'я Товариства;

- Товариство вимагає дострокового припинення дії названих свідоцтв, посилаючись на невикористання Компанією в Україні зазначених торговельних марок більше трьох років (щонайменше з 01.09.2007);

- Компанією ТА "Лір Чоколатс Лтд." (Ірландія) 03.08.2007 укладено ліцензійний договір (далі - Ліцензійний договір), відповідно до умов якого "Лір Чоколатс Лтд." під контролем Компанії здійснює виробництво та реалізацію шоколаду, шоколадних трюфелів (цукерок), шоколадних плиток із використанням знаків "BAILEYS" (словесного та комбінованого);

- в Україні ввезення і продаж шоколадних трюфелів (цукерок) та шоколадних плиток (шоколаду з начинкою) виробництва "Лір Чоколатс Лтд." з використанням спірних знаків здійснюється (зокрема, протягом 2007 - 2011 років) у магазині безмитної торгівлі в міжнародному аеропорту "Бориспіль", що підтверджується довідкою товариства з обмеженою відповідальністю "Київріанта" (Україна), а також копіями відповідних митних декларацій, рахунків на оплату товару, документами стосовно транспортування товарів, інформацією Державної митної служби України щодо переміщення кондитерських виробів.

З огляду на наведене суд першої інстанції дійшов висновку щодо використання в Україні торговельних марок за свідоцтвами України N 34742 і N 34743 під контролем Компанії.

У свою чергу, суд апеляційної інстанції у прийнятті постанови зі справи про задоволення позову Товариства виходив з того, що:

- Ліцензійний договір є проектом та не містить положень стосовно надання Компанією "Лір Чоколатс Лтд." повноважень з використання на території України торговельних марок за свідоцтвами України N N 34742, 34743;

- продаж у магазині безмитної торгівлі міжнародного аеропорту "Бориспіль" шоколадних трюфелів (цукерок) та шоколадних плиток із використанням позначень "BAILEYS" здійснюється поза межами території України;

- рішення господарського суду міста Києва від 10.06.2008 зі справи N 18/468 не має преюдиціального значення для вирішення даної справи, оскільки стосується іншого періоду часу (01.01.2004 - 01.01.2007);

- Компанією не наведено поважних причин невикористання спірних торговельних марок.

З огляду на викладене суд апеляційної інстанції визнав, що Компанією не подано доказів використання в Україні спірних позначень більше трьох років (починаючи з 01.09.2007) за відсутності поважних причин такого невикористання.

Причиною виникнення спору зі справи є питання щодо наявності підстав для дострокового припинення дії свідоцтв України N 34742 і N 34743.

Відповідно до статті 1 Закону N 3689 знак - це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб.

Статтею 17 (обов'язки, що випливають із свідоцтва) Закону N 3689 встановлено, що власник свідоцтва повинен добросовісно користуватися правами, що випливають із свідоцтва.

Згідно з пунктом 4 статті 16 Закону N 3689 використанням знака визнається: нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску, пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення); застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет; застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак зареєстровано; застосування його в діловій документації чи в рекламі та в мережі Інтернет. Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює в цілому відмітності знака.

Отже, визначальним для вирішення порушеного питання щодо належного використання зареєстрованої торговельної марки є факт наявності відповідного товару та/або послуги.

За приписами пункту 4 статті 18 Закону N 3689 якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково. У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні причини такого невикористання. Такими поважними причинами, зокрема, є: обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством; можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання знака особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва. Для цілей цього пункту використанням знака власником свідоцтва вважається також використання його іншою особою за умови контролю з боку власника свідоцтва.

Як встановлено попередніми судовими інстанціями, в магазині безмитної торгівлі міжнародного аеропорту Бориспіль здійснюється продаж (зокрема, в 2007 - 2011 роках) шоколадних трюфелів (цукерок) та шоколадних плиток із використанням позначень "BAILEYS" за свідоцтвами України N 34742 і N 34743.

Відповідно до приписів статей 2, 132 Конституції України, статей 4, 5, 6, 225 Митного кодексу України і пункту 1.4 Порядку (Порядок N 287) територія магазину безмитної торгівлі є зоною митного контролю та невід'ємною частиною території України, на якій діє законодавство України.

Інші висновки суду апеляційної інстанції з цього приводу мають довільне обґрунтування, що не відповідає приписам чинного законодавства стосовно територіальної цілісності та єдності України.

Також безпідставним є й відхилення апеляційним судом посилань Компанії на Ліцензійний договір як на угоду, що надає право "Лір Чоколатс Лтд." на використання в Україні торговельних марок за свідоцтвами України N 34742 і N 34743, оскільки: оцінка відповідності умов Ліцензійного договору вимогам чинного законодавства (зокрема, Ірландії) перебуває поза межами даного позову; доводів Компанії щодо узгодженого використання спірних торговельних марок "Лір Чоколатс Лтд." саме на умовах Ліцензійного договору (з урахуванням додаткового листування сторін договору з цього приводу) не спростовано; "Лір Чоколатс Лтд." дійсно використовує стосовно відповідної продукції позначення Компанії "BAILEYS", яким в Україні надано правову охорону згідно із свідоцтвами N N 34742, 34743, і така продукція наявна на території України, що підтверджується наявними зразками упаковок та копіями доданих до справи документів; постанова суду апеляційної інстанції не містить доказів відсутності між Компанією та "Лір Чоколатс Лтд." договірних відносин з приводу використання в Україні торговельних марок за свідоцтвами України N 34742 і N 34743.

За таких обставин висновок суду першої інстанції щодо використання Компанією спірних торговельних марок в Україні стосовно трюфелів (цукерок) та шоколаду відповідає приписам пункту 4 статті 18 Закону N 3689 щодо використання знаків під контролем з боку власника свідоцтв.

Водночас використання торговельних марок за свідоцтвами України N 34742 і N 34743 для таких товарів як торти, сирні торти, морозиво, борошняні солодощі та соуси не встановлено ні місцевим, ані апеляційним господарськими судами, як не встановлено ними й поважних причин такого невикористання, що відповідно до наведених приписів статті 18 Закону N 3689 є підставою для задоволення позовних вимог у відповідній частині.

При цьому касаційна інстанція, беручи до уваги перелік товарів, для яких спірні торговельні марки зареєстровано, та перелік товарів, для яких вони фактично використовуються в Україні, враховуючи те, що трюфелі (цукерки) та шоколад, для яких Компанією використовуються спірні торговельні марки, займають самостійні позиції у переліках товарів за свідоцтвами України N N 34742, 34743, з огляду на призначення торговельної марки, межі її правової охорони, зміст прав власника свідоцтва та його обов'язок добросовісно користуватися правами, а також правові наслідки невикористання знака в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом більше трьох років (статті 1, 5, 16, 17, 18 Закону N 3689), у даному випадку вважає необхідним дострокове припинення дії оспорюваних свідоцтв України N N 34742, 34743 і щодо таких товарів як "солодощі", оскільки залишення реєстрації в цій частині фактично звільняє Компанію від наслідків невиправданого невикористання нею спірних торговельних марок стосовно значної частини товарів із зазначених у свідоцтвах України N 34742 і N 34743.

У свою чергу, рішення господарського суду міста Києва від 10.06.2008 зі справи N 18/468 відповідно до статті 35 ГПК України не має преюдиціального значення для вирішення даної справи, оскільки стосується іншого періоду використання спірних торговельних марок.

Таким чином, з огляду на встановлення попередніми судовими інстанціями використання Компанією в Україні торговельних марок за свідоцтвами України N 34742 і N 34743 лише для таких товарів як трюфелі (десерт) і шоколад та невикористання нею в Україні більше трьох років спірних знаків для інших товарів, із числа зазначених у цих свідоцтвах, за відсутності поважних причин такого невикористання позовні вимоги Товариства підлягають задоволенню частково, а судові рішення місцевого і апеляційного господарських судів як прийняті з неправильним застосуванням приписів статті 18 Закону N 3689 - зміні відповідно до частини першої статті 11110 ГПК України.

Водночас відповідному перерозподілу підлягають і судові витрати зі справи.

Керуючись статтями 49, 1117 - 11111 ГПК України, статтею 4 Закону України "Про судовий збір" (Закон N 3674-VI), Вищий господарський суд України постановив:

1. Касаційну скаргу компанії "АР енд Ей Бейлі енд КО" (R & A BAILEY & CO) задовольнити частково.

2. Постанову Київського апеляційного господарського суду від 07.02.2012 зі справи N 9/55 змінити, виклавши резолютивну частину зазначеної постанови в такій редакції:

"Рішення господарського суду міста Києва від 26.10.2011 зі справи N 9/55 скасувати в частині відмови в задоволенні позовних вимог приватного акціонерного товариства "Виробниче об'єднання "Конті" стосовно дострокового припинення дії свідоцтв України N 34742 і N 34743 щодо таких зазначених у свідоцтвах товарів: торти; сирні торти; солодощі; морозиво; борошняні солодощі; соуси, а також в частині розподілу судових витрат зі справи.

Позовні вимоги приватного акціонерного товариства "Виробниче об'єднання "Конті" задовольнити частково.

Достроково частково припинити дію свідоцтва України від 15.09.2003 N 34742 на знак для товарів і послуг "BAILEYS", а саме - стосовно таких товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: торти; сирні торти; солодощі; морозиво; борошняні солодощі; соуси.

Достроково частково припинити дію свідоцтва України від 15.09.2003 N 34743 на знак для товарів і послуг "BAILEYS", а саме - стосовно таких товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: торти; сирні торти; солодощі; морозиво; борошняні солодощі; соуси, що належать до 30 класу.

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового часткового припинення дії свідоцтва України від 15.09.2003 N 34742 (щодо таких товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: торти; сирні торти; солодощі; морозиво; борошняні солодощі; соуси) та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Зобов'язати Державну службу інтелектуальної власності України внести зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг щодо дострокового часткового припинення дії свідоцтва України від 15.09.2003 N 34743 (щодо таких товарів 30 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг: торти; сирні торти; солодощі; морозиво; борошняні солодощі; соуси, що належать до 30 класу) та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність".

Стягнути з компанії "АР енд Ей Бейлі енд КО" (R & A BAILEY & CO) на користь приватного акціонерного товариства "Виробниче об'єднання "Конті" 85 (вісімдесят п'ять) грн. державного мита з позовної заяви та 118 (сто вісімнадцять) грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

В іншій частині рішення господарського суду міста Києва від 26.10.2011 зі справи N 9/55 (стосовно відмови в решті позову) залишити без змін.

Стягнути з компанії "АР енд Ей Бейлі енд КО" (R & A BAILEY & CO) на користь приватного акціонерного товариства "Виробниче об'єднання "Конті" 235 (двісті тридцять п'ять) грн. 25 коп. судового збору з апеляційної скарги".

3. Стягнути з приватного акціонерного товариства "Виробниче об'єднання "Конті" на користь компанії "АР енд Ей Бейлі енд КО" (R & A BAILEY & CO) 375 (триста сімдесят п'ять) грн. 55 коп. з касаційної скарги.

4. Видачу відповідних наказів доручити господарському суду міста Києва.

 

Суддя

В. Селіваненко

Суддя

Б. Львов

Суддя

В. Харченко





 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали